Экспертиза заявки на изобретение по существу кратко

Обновлено: 05.07.2024

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;

проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки и по заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа исполнительной власти, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.

4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном статьей 1385 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует отчет об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 и 4 настоящей статьи.

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 настоящего Кодекса. Такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном статьей 1387 настоящего Кодекса.

Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска и публикации отчета о таком поиске устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

6. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения, применяются положения пункта 4 статьи 1384 настоящего Кодекса.

В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

Комментарий к Ст. 1386 ГК РФ

1. Вторым и заключительным этапом экспертизы заявок на изобретение является экспертиза заявок на изобретение по существу, которая проводится при условии положительного завершения формальной экспертизы и при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. Такое ходатайство может быть подано заявителем при подаче заявки на изобретение, а также заявителем или третьим лицом в течение трех лет со дня подачи заявки на изобретение. Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

При подаче третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент уведомляет об этом заявителя.

Трехлетний срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен Роспатентом, но не более чем на два месяца. Заявитель должен до истечения трехлетнего срока подать соответствующее ходатайство и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. Право подать такое ходатайство имеет только заявитель, но не третьи лица.

Если ни заявитель, ни третьи лица не подали ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет содержание экспертизы заявки на изобретение по существу. При проведении экспертизы заявки на изобретение по существу проводятся следующие мероприятия:

— проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

2.1. Целью информационного поиска является определение уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения.

Информационный поиск может быть проведен по неотозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом.

Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

Если заявленное предложение относится к объектам, исключенным из патентной охраны, информационный поиск в отношении его не проводится, о чем заявитель или третье лицо уведомляются.

К объектам, исключенным из патентной охраны, относятся:

— предложения, которые не могут быть объектами патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали);

— предложения, которые не являются изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ (открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации);

— предложения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1350 ГК РФ (сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологии интегральных микросхем).

В отношении вышеперечисленных объектов информационный поиск не проводится.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Для характеристики области информационного поиска (совокупности разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик Международной патентной классификации.

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличающие его от наиболее близкого аналога.

В объем информационного поиска могут включаться следующие документы с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.:

— официальные бюллетени Роспатента, а также бывшего патентного ведомства СССР;

— описания к охранным документам СССР и Российской Федерации;

— описания к евразийским патентам;

— заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;

— опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

— патентная документация США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

— издания непатентной литературы по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

В отчете об информационном поиске указываются:

— номер заявки, по которой проведен информационный поиск;

— дата подачи заявки в Роспатент;

— индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленного изобретения;

— название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;

— индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;

— приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы, к которым относится ссылка. При необходимости различные релевантные части документа могут быть отнесены к различным пунктам формулы;

— категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ST.14 ВОИС. Один и тот же документ может быть указан с различными категориями релевантности по отношению к разным пунктам формулы;

— дата завершения информационного поиска.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается Минобрнауки России.

2.2. Условиями патентоспособности изобретения являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

2.2.1. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, они не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

2.2.2. Проверка изобретательского уровня может быть выполнена посредством следующих действий:

— определение наиболее близкого аналога;

— выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

— выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

— анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

2.2.3. Проверка промышленной применимости также имеет свои особенности. При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, — то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержавшихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

3. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает обязанность Роспатента направлять заявителю отчет об информационном поиске по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу, если заявитель подал ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу при подаче заявки и по такой заявке не испрашивается приоритет более ранней даты, чем дата подачи заявки.

Шестимесячный срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен Роспатентом, если:

— выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента;

— заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

4. В п. 4 комментируемой статьи содержится положение, в соответствии с которым ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска вправе заявитель и третьи лица.

Несмотря на то что комментируемая статья регламентирует проведение экспертизы заявки на изобретение по существу, п. 4 этой статьи предполагает возможность направления ходатайства о проведении информационного поиска за рамками экспертизы по существу. Данное правило позволяет заявителю или третьим лицам заранее, до направления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, получить представление об уровне техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения.

По завершении информационного поиска по ходатайству заявителя отчет о нем направляется заявителю.

По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству третьего лица, отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство, не ранее публикации сведений о заявке или сведений о выдаче патента, в зависимости от того, какое из указанных действий будет выполнено ранее. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и представления сведений о его результатах устанавливаются Минобрнауки России.

5. В соответствии с п. 5 комментируемой статьи запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу.

Срок представления запрашиваемых дополнительных материалов, не изменяющих сущность заявленного изобретения, составляет два месяца со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке. Копии материалов, противопоставленных заявке, заявитель должен запросить в течение месяца со дня получения им запроса.

Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства, если без их разрешения невозможно проведение экспертизы заявки по существу:

— выяснение вопросов, связанных с правильностью уплаты патентных пошлин;

— уточнение формулы изобретения по результатам ее проверки;

— решение вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения;

— уточнение формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;

— решение вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Роспатент может удовлетворить ходатайство заявителя и продлить срок представления запрашиваемых материалов, но не более чем на 10 месяцев.

1. Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по ходатайству заявителя или третьего лица после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подается в течение трех лет с даты подачи заявки либо с даты международной подачи международной заявки на изобретение, а в отношении евразийской заявки, преобразованной Евразийским патентным ведомством в российскую национальную заявку, такое ходатайство подается одновременно с заявлением о выдаче патента.

Указанный срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.

В случае, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

О поступивших ходатайствах третьих лиц о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

При проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности учитываются результаты предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, содержащиеся в отчете о предварительном информационном поиске и заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности, проведенных научной или образовательной организацией, в случае их поступления в указанный федеральный орган до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

3 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 31.07.2020 N 262-ФЗ.

5. По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном статьей 1385 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует отчет о предварительном информационном поиске, проведенном в соответствии с пунктом 6 статьи 1384 настоящего Кодекса, и отчет об информационном поиске, проведенном в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 настоящего Кодекса. Такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном статьей 1387 настоящего Кодекса.

Порядок проведения предварительного информационного поиска, информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1384 настоящего Кодекса, пунктом 2 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 1390 настоящего Кодекса, публикации отчетов о предварительном информационном поиске и об информационном поиске, представления отчета о предварительном информационном поиске, отчета об информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности заявителю устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Комментарий к ст. 1386 ГК РФ

1. Пункт 1 комментируемой статьи сохраняет предусмотренную ранее Патентным законом систему отсроченной экспертизы заявки на изобретение по существу, для которой характерно проведение такой экспертизы только при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. Преимущество этой системы заключается в том, что заявитель, подав заявку на изобретение, имеет возможность еще раз оценить целесообразность патентования своего изобретения без потерь в отношении его приоритета.

Трехлетний срок, установленный для подачи указанного ходатайства, может быть продлен, не более чем на 2 месяца. Указанный срок продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии представления одновременно с ходатайством о продлении срока документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет содержание экспертизы заявки на изобретение по существу, которое включает информационный поиск по заявленному изобретению для определения уровня техники и проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (см. комментарий к ст. 1350).

При этом в случаях, если заявленное решение в соответствии с Кодексом не может быть объектом патентных прав (см. комментарий к п. 4 ст. 1349), если оно не относится к изобретениям (см. комментарий п. 5 ст. 1350) или ему не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (см. комментарий к п. 6 ст. 1350), информационный поиск не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя до истечения 6 месяцев со дня начала экспертизы заявки по существу.

3. Пункт 3 комментируемой статьи, по существу, адресован заявителям, которые намерены запатентовать изобретение за рубежом с испрашиванием конвенционного приоритета. Эта заинтересованность зависит от скорейшего получения отчета об информационном поиске по заявленному изобретению (для принятия окончательного решения о зарубежном патентовании). В определенной степени о таком намерении заявителя может свидетельствовать тот факт, что ходатайство о проведении экспертизы по существу представлено им одновременно с подачей заявки и при этом не испрашивается приоритет более ранний, чем дата ее подачи. Именно в таких случаях заявителю по истечении 6 месяцев с даты начала экспертизы по существу направляется отчет об информационном поиске.

Законодатель предусмотрел два случая продления срока направления заявителю отчета об информационном поиске. Первый может быть обусловлен необходимостью запроса в организациях источника информации, отсутствующего в фондах федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Второй - нечеткостью изложения заявленного изобретения в материалах заявки. Во всех случаях заявитель должен быть уведомлен о причинах продления указанного срока.

4. Пункт 4 комментируемой статьи предоставляет заявителю и третьим лицам право ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска с целью определить уровень техники, по которому будет оцениваться новизна и изобретательский уровень заявленного изобретения. Получение результатов указанного информационного поиска в ряде случае поможет заявителю, не дожидаясь окончания экспертизы по существу, самостоятельно сделать вывод о возможных перспективах правовой охраны изобретения и позволит более рационально решать вопрос о дальнейшем финансировании работ по подготовке его к использованию. Более детально требования к порядку и условиям проведения информационных поисков и предоставления сведений о его результатах будут определены в Административном регламенте изобретений, утверждаемом Минобрнауки России.

5. Пункт 5 комментируемой статьи предусматривает возможность запроса у заявителя дополнительных материалов и содержит важное пояснение относительно характера дополнительных материалов, которые могут быть запрошены в процессе экспертизы заявки. К таким материалам отнесены только те, без которых проведение экспертизы невозможно. При этом следует иметь в виду, что коль скоро рассмотрение заявки должно завершиться принятием решения по его результатам, проведение экспертизы правомерно считается невозможным и в случае невозможности принятия решения по ее результатам. В последнем случае необходимость запроса обычно возникает в ситуации, когда получен вывод о соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, но имеются препятствия для принятия решения о выдаче патента с формулой, предложенной заявителем, включающей, например, признак, который отсутствует в описании заявки или в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи.

Срок представления запрошенных материалов может быть продлен, но не более чем на 10 месяцев.

Такое ограничение установлено с целью сократить срок, в течение которого правовое состояние заявленного изобретения может оставаться неопределенным, что в значительной степени затрагивает интересы третьих лиц.

Второй этап экспертизы - экспертиза по существу проводится только в случае, если подано специальное ходатайство в Патентное ведомство о проведении такой экспертизы и уплачена соответствующая пошлина. Такое ходатайство может быть подано самим заявителем, а может быть подано и третьими лицами. Заявитель имеет право подавать такое ходатайство в течение трех лет с даты поступления заявки в Патентное ведомство, в частности, заявитель может подать такое ходатайство сразу при подаче заявки. Третьи лица могут подать ходатайство также в течение трех лет о указанной даты, но фактически они могут сделать это только после публикации сведений о заявке, которая проводится в обязательном порядке по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки или раньше по специальному ходатайству заявителя. До такой публикации сведения о заявке считаются конфиденциальными и разглашению не подлежат. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу подано третьим лицом, то заявитель уведомляется об этом.

Зачем существует такой порядок проведения экспертизы? Это обусловлено тем, что очень многие технические решения морально стареют или их охрана признаётся заявителем нецелесообразной еще до того, как будет выдан патент. Как показывает опыт стран, где уже давно существует система отсроченной экспертизы, почти половина заявок остается без проведения экспертизы по существу из-за того, что ходатайство о проведении такой экспертизы не подается. Это уменьшает нагрузку на Патентное ведомство и сокращает срок прохождения экспертизы по остальным заявкам.

При экспертизе заявки по существу еще раз проверяют правильность составления документов заявки, соблюдение принципа единства изобретения, правильность классификации в соответствии с МПК. А также осуществляется:

установление приоритета изобретения;

проверка правильности составления формулы изобретения;

проверка дополнительных материалов, если они были предоставлены заявителем;

проверку соответствия условиям патентоспособности заявленного изобретения, то есть относится ли объект изобретения к охраноспособным объектам, обладает ли он новизной, удовлетворяет ли он условиям изобретательского уровня и промышленной применимости.

В случае, если выясняется, что поданная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, то заявитель имеет право указать, какой из заявленных объектов нужно рассматривать. На остальные объекты он имеет право подать отдельные заявки, и в этом случае требовать установления приоритета таких заявок, которые называются выделенными по дате поступления в Патентное ведомство первоначальной заявки, в которой изобретения были раскрыты.

Может возникнуть также ситуация, когда экспертиза установит, что дополнительные материалы, поданные заявителем, изменяют сущность заявленного изобретения. В этом случае при рассмотрении данной заявки эти дополнительные материалы не могут быть приняты во внимание, но заявитель имеет право додать новую заявку на изобретение, сущность которой была раскрыта в дополнительных материалах с учетом материалов первоначальной заявки, и требовать установления приоритета этой новой заявки по дате поступления дополнительных материалов.

Заявитель также имеет право подать заявку на изобретение, сущность которого уже была им раскрыта в более ранней, поданной им же заявке, и требовать установления приоритета для этой новой заявки по дате поступлений его более ранней заявки, при этом первая заявка считается отозванной.

Всеми этими правами установления более раннего приоритета заявитель может воспользоваться при наличии определенных условий, в том числе по срокам, которые оговорены подробно в Правилах.

В процессе проведения экспертизы по существу, заявителю может быть также послан запрос или предложено провести переговоры или экспертное совещание.

По окончании проведения экспертизы по существу выносится решение об отказе в выдаче патента, которое может быть обжаловано в установленные законом сроки и в установленном порядке, или решение о выдаче патента. В последнем случае в официальном бюллетене публикуются сведения о выдаче патента.

Новинкой по сравнению с патентной практикой прошлых лет в нашей стране является также то, что закон разрешает подавать ходатайство заявителю или третьим лицам при условии уплаты соответствующей пошлины о проведении информационного поиска /решерша/ по заявке, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом. Копии отчета об информационном поиске могут быть направлены любому лицу при условии уплаты соответствующей пошлины.

Заявитель имеет право также преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель /ст. 28/.

установление приоритета изобретения;

проверка правильности составления формулы изобретения;

проверка дополнительных материалов, если они были предоставлены заявителем;

Заявитель имеет право также преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель /ст. 28/.

Основанием для начала экспертизы заявки на изобретение по существу является выполнение трех условий: завершение формальной экспертизы с положительным результатом, удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы по существу, поданного заявителем, и уплата пошлины за проведение экспертизы по существу в установленном размере.

Экспертиза заявки на изобретение по существу – это комплексная проверка соблюдения требований, предъявляемых к изобретению и к раскрытию изобретения в описании, включающая несколько различных проверок.

Проверка начинается с исследования документов заявки на изобретение, включает приведенные ниже этапы проверки и завершается в большинстве случаев принятием по заявке решения о выдаче патента на изобретение и существенно реже – решения об отказе в выдаче патента на изобретение или решения о признании заявки отозванной.

“По существу” означает, что при проведении экспертизы по существу выявляется сущность изобретения – совокупность существенных признаков изобретения, обеспечивающих получение технического результата при использовании изобретения. Сущность изобретения принимается во внимание при проведении различных проверок на стадии экспертизы по существу.

Для того чтобы выявить сущность изобретения, эксперт исследует материалы заявки, знакомится с выбранным заявителем прототипом – объектом, в котором воплощено ближайшее к патентуемому изобретению техническое решение, уясняет техническую проблему (задачу), которую решил изобретатель, и технический результат, который ожидается от использования изобретения, после чего приступает к проверкам.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

проверку соблюдения требования единства изобретения (п. 1 ст. 1375 ГК РФ);
проверку соответствия изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1350 ГК РФ;
проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 ГК РФ;
проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
проверку соответствия формулы изобретения требованиям, предусмотренным подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ;
проверку соответствия заявленного в качестве изобретения объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем, условию патентоспособности “техническое решение” (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);
проверку промышленной применимости заявленного изобретения (п. 4 ст. 1350 ГК РФ);
проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям новизны и изобретательского уровня в соответствии с п. п. 1 – 3 ст. 1350 ГК РФ;
проверку новизны изобретения;
проверку изобретательского уровня изобретения.

Приведенная последовательность проверок не является обязательной при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, но часто используется в практике экспертизы как наиболее рациональная.

Первая проверка – проверка соблюдения требования единства изобретения – осуществляется по формуле изобретения. Дальнейшая экспертиза по существу проводится в отношении формулы изобретения, соответствующей требованию единства изобретения.

На втором этапе проводятся однотипные проверки, которые целесообразно осуществлять одновременно, так как методология их проведения едина. Эксперт должен убедиться в том, что заявленный объект не относится к объектам, не патентуемым в качестве изобретения, в том числе:

не относится к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ);
не относится к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (п. 6 ст. 1350 ГК РФ);
не относится к решениям, которые не являются изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ).

Случаи, когда заявка относится к объектам, исключенным из охраны в качестве изобретений, редко встречаются в правоприменительной практике. Если второй этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к третьему этапу.

На третьем этапе эксперт должен убедиться в том, что:

сущность изобретения раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи (подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ), с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
формула изобретения соответствует требованиям, предъявляемым к ней подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ;
объект, заявленный в качестве изобретения, выраженный формулой, предложенной заявителем, соответствует условию патентоспособности “техническое решение” (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);
изобретение соответствует условию “промышленная применимость”.

Если третий этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к проведению информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники (четвертый этап), после чего осуществляется проверка новизны (пятый этап) и изобретательского уровня изобретения (шестой этап). Если все этапы завершены с положительным результатом, Роспатент принимает по заявке решение о выдаче патента и выдает патент (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Если в ходе экспертизы по существу будет установлено, что необходимо запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых невозможно дальнейшее проведение экспертизы по существу, заявителю направляется запрос, ответ на который должен быть представлен заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса (п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

Если заявителем не представлены запрашиваемые сведения или сведения представлены с нарушением установленного срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Производство по заявке прекращается. Срок представления запроса может быть продлен или восстановлен в том же порядке, который предусмотрен для стадии формальной экспертизы.

Несоответствие изобретения хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения является препятствием для выдачи патента. Если в процессе экспертизы такое препятствие выявлено, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Заявителю предоставляется шестимесячный срок, исчисляемый со дня направления такого уведомления, в течение которого заявитель может представить свои доводы по мотивам уведомления. Доводы заявителя могут изменить предварительный вывод экспертизы о невозможности выдать патент на противоположный вывод, если будут признаны убедительными.

По результатам рассмотрения доводов принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке. Решение Роспатента о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент (п. 3 ст. 1387 ГК РФ).

Читайте также: